Uma patente de blockchain ainda é possível?

Ira Schaefer e Ted Mlynar são sócios na prática de propriedade intelectual na Hogan Lovells em Nova York. Eles aconselham sobre patentes e outras questões de propriedade intelectual relacionadas a tecnologias de blockchain e Criptomoeda .

Neste artigo de Opinião , Schaefer e Mlynar analisam as possibilidades para alguém que deseja patentear uma invenção de blockchain diante de processos legais complexos e obscuros.

Com tanta Tecnologia blockchain já divulgada publicamente, muitos estão se perguntando: "Como podemos obter uma patente para um sistema blockchain agora?"

Em um anteriorartigo, exploramos se Satoshi Nakamoto poderia ter patenteado o Bitcoin e se tal patente teria sobrevivido a um desafio de elegibilidade.

Mas, independentemente de existir ou não uma patente viável para o Bitcoin , tanto o artigo de Nakamoto de 2008 descrevendo o sistema Bitcoin quanto a rede Bitcoin em operação desde 2009 se qualificam como "técnica anterior" contra qualquer nova tentativa de patentear um sistema blockchain.

Existem alguns obstáculos legais e práticos enfrentados pelos aspirantes a detentores de patentes de blockchain.

ALICE no País das Maravilhas

A decisão ' ALICE' da Suprema Corte aborda as categorias estatutárias de matéria potencialmente elegível para patente articuladas em 35 USC §101:

“[Q]ualquer processo, máquina, fabricação ou composição de matéria novos e úteis, ou qualquer melhoria nova e útil dos mesmos.” – ALICE Corporation vs CLS Bank International (2014).

Sendo um tanto chato com patentes, ALICE observa que há exceções de longa data para essas categorias amplas. "Ideias abstratas", em particular, não são patenteáveis. E, de acordo com ALICE, no País das Maravilhas das patentes, há exceções para as exceções.

Nós explicaremos.

Primeiro, quando uma ideia é tão "abstrata" que é uma "ideia abstrata" não patenteável? A Suprema Corte não é totalmente clara em ALICE, mas tinha certeza de que "práticas econômicas fundamentais" são ideias abstratas. A corte determinou especificamente que um método reivindicado para mitigar "risco de acordo" era uma ideia abstrata.

Em segundo lugar, o Supremo Tribunal adaptou a análise em duas etapas que havia elaborado para patentes de ciências biológicas no caso Mayo Collaboration Services vs Prometheus Laboratories (2012) para se aplicar a patentes de Tecnologia financeira.

O primeiro passo em 'Mayo' foi analisar a reivindicação de patente como um todo para ver se uma ideia abstrata (a exceção à elegibilidade de patente) é reivindicada. Se sim, então o segundo passo em Mayo foi ver se essa reivindicação de patente recita elementos adicionais para implementar a ideia abstrata que são "significativamente mais" do que a ideia abstrata em si (a exceção à exceção).

Se sim, então as reivindicações de patente são direcionadas a um assunto elegível para patente. Se não, então as reivindicações de patente são direcionadas a uma ideia abstrata inelegível para patente.

Determinar o que se qualifica como "significativamente mais" pode parecer um BIT subjetivo. Os tribunais alertaram que adicionar atividades bem conhecidas, atividades rotineiras e convencionais ou atividades insignificantes de solução extra não se qualificam. Vincular um método reivindicado a um campo de uso específico também não é adicionar "significativamente mais". Essas definições circulares, no entanto, não são uma orientação particularmente útil.

O que foi considerado "significativamente mais?" Uma melhoria em outra Tecnologia ou campo técnico, uma melhoria no próprio computador, adicionar uma limitação que não seja rotineira ou convencional, vincular o uso a um ambiente tecnológico específico (diferente de uma rede de computadores) e aplicar o método a uma máquina específica (diferente de um computador de uso geral) geralmente foram considerados "significativamente mais" suficientes para a elegibilidade de patente.

Ao aplicar Mayo a invenções Tecnologia , ALICE criou um rebuliço no US Patent and Trademark Office (USPTO). Os examinadores do USPTO foram obrigados a descobrir quais invenções eram exceções e quais invenções eram exceções às exceções. Essas linhas não foram tão fáceis de traçar.

A decisão também impactou imediatamente todos os casos de litígio de patentes, porque ALICE tem efeito retroativo.

Por exemplo, embora Nakamoto pudesse ter protocolado seu pedido de patente em 2007 e tê-lo examinado sob a lei pré-Alice, qualquer contestação à validade dessa patente hoje seria revisada sob a ALICE. O Circuito Federal, o tribunal de apelações para casos de patentes, emitiu várias decisões para ajudar os tribunais distritais a entender e aplicar a ALICE.

Basta perguntar a ALICE

Como ALICE impacta as invenções de blockchain? Em resumo, elas começam atrás da bola oito.

Aplicando ALICE às invenções de FinTech, o Circuito Federal decidiu que métodos de proteção de risco, de criação de uma relação contratual, de uso de publicidade como moeda e de processamento de informações em uma câmara de compensação são todos “ideias abstratas”.

Em nenhum desses casos as reivindicações de patente recitaram algo suficientemente “significativamente mais” para se qualificar como uma exceção à exceção.

Em vista dessas decisões, havia uma preocupação compreensível de que o Circuito Federal classificasse qualquer método para realizar uma transação financeira tradicional realizada em um computador (ou pela Internet) como uma ideia abstrata não patenteável.

Embora as perspectivas de patentear FinTech possam parecer sombrias, o escopo das exceções à exceção vem se expandindo e oferece uma oportunidade para patentear invenções de blockchain.

Segure a maionese

O primeiro obstáculo para patentear uma invenção de blockchain é preparar um pedido de patente que será aprovado no PTO pós-Alice.

Para convencer um examinador do USPTO de que a invenção não é uma "ideia abstrata" não patenteável, é mais útil se o pedido enquadrar cuidadosamente a invenção em termos concretos.

Como exemplo, considere um pedido hipotético de patente Nakamoto para Bitcoin. Seguindo técnicas tradicionais de elaboração de patentes, a invenção pode ser descrita como "direcionada a um método de pagamentos peer-to-peer usando dinheiro eletrônico". No entanto, sob ALICE, um pagamento eletrônico peer-to-peer provavelmente será considerado uma "prática econômica fundamental" e, portanto, uma ideia abstrata não patenteável.

Se, no entanto, a invenção for descrita como sendo “direcionada a uma estrutura de dados de razão melhorada (o blockchain) para uso em um método de pagamento eletrônico em dinheiro”, é indiscutivelmente uma melhoria na Tecnologia de computadores e não deve ser considerada meramente uma ideia abstrata. (É claro que o pedido de patente também deve descrever e reivindicar adequadamente essa estrutura de dados de razão melhorada).

Por que deveríamos esperar que uma estrutura de dados de razão melhorada na forma de um blockchain seja suficiente sob a Mayo para fornecer algo “significativamente mais”?

Bem, acontece que o Circuito Federal decidiu que uma reivindicação de uma estrutura de dados melhorada, especificamente uma planilha autorreferencial, era elegível para patente. Na verdade, o tribunal determinou que a estrutura de dados melhorada era elegível para patente sob a primeira etapa do Mayo – por não ser uma ideia abstrata (Enfish vs Microsoft, maio de 2016).

Desde Enfish, o Circuito Federal continuou cautelosamente a expandir as exceções à exceção.

Em meados de 2016, no caso Bascom Global Internet Services vs AT&T Mobility, o Circuito Federal esclareceu a elegibilidade de patentes de novas combinações de elementos antigos.

Antes de Bascom, pensava-se que combinações de funções bem conhecidas provavelmente seriam consideradas ideias abstratas. A decisão de Bascom pôs fim a esse pensamento.

O tribunal decidiu que:

“A investigação do conceito inventivo requer mais do que reconhecer que cada elemento reivindicatório, por si só, era conhecido na arte. Como é o caso aqui, um conceito inventivo pode ser encontrado no arranjo não convencional e não genérico de peças conhecidas e convencionais.”

Além disso, o Circuito Federal reconheceu que certas tarefas automatizadas por computador executadas por um computador, utilizando um conjunto limitado de novas instruções de software que não incluem todas as maneiras de executar a tarefa, podem ser elegíveis para patente. Especificamente, uma “reivindicação [que] usa as regras limitadas em um processo especificamente projetado para atingir um resultado tecnológico aprimorado em uma prática convencional da indústria” não é uma ideia abstrata (MCRO vs Bandai, setembro de 2016).

E, para sermos mais completos, se Nakamoto solicitasse uma patente enviando uma descrição mais tradicional de sua invenção do Bitcoin e suas reivindicações fossem rejeitadas como matéria inelegível para patente, nem tudo estaria perdido.

Nakamoto ainda pode encontrar refúgio no segundo passo da análise de Mayo ao mostrar que sua invenção era “significativamente mais” do que uma ideia abstrata. Para fazer isso, o próprio pedido de patente precisaria descrever essa adição tecnológica “significativamente mais”.

Evitando a toca do coelho

Embora seja interessante que Nakamoto tenha patenteado o blockchain, a questão na mente de muitos é: quais invenções de blockchain continuam patenteáveis tendo em vista sua arte anterior?

Sem entrar em muitos detalhes, o método Nakamoto envolve hash, criptografia com uma chave pública e uma chave privada, resolução de um problema de hash de prova de trabalho e armazenamento das transações comprovadas em uma cadeia de blocos.

ONE -se argumentar que o artigo de Nakamoto e o uso da rede Bitcoin desde 2009 tornam esse hash, criptografia, solução de um problema de prova de trabalho e (block)chaining todas as atividades de rotina que não podem constituir algo "significativamente mais" sob Mayo.

No entanto, de acordo com as recentes interpretações do Circuito Federal de Mayo e ALICE, melhorias nas estruturas de dados de blockchain, na resolução de problemas de prova de trabalho e nas funções de criptografia e hash têm o potencial de serem matéria passível de patente.

Mesmo novos arranjos das funções conhecidas que Nakamoto descreveu e implementou podem ser elegíveis para patente. Além disso, pode ser possível patentear implementações de software de Tecnologia blockchain elaboradas de forma restrita.

Com a abordagem correta, o inventor cuidadoso do blockchain deve ser capaz de evitar a toca do coelho da “ideia abstrata” e ganhar uma nova patente no blockchain.

ALICE no País das Maravilhasimagem via Shutterstock