Un brevet sur la blockchain est-il encore possible ?

Ira Schaefer et Ted Mlynar sont associés au sein du département Propriété intellectuelle du cabinet Hogan Lovells à New York. Ils conseillent sur les brevets et autres questions de propriété intellectuelle liées aux technologies blockchain et Cryptomonnaie .

Dans cet article Analyses , Schaefer et Mlynar examinent les possibilités pour quelqu’un qui espère breveter une invention blockchain face à des processus juridiques complexes et obscurs.

Avec autant de Technologies blockchain déjà divulguées publiquement, beaucoup se demandent : « Comment pouvons-nous obtenir un brevet sur un système blockchain maintenant ? »

Dans un précédentarticle, nous avons étudié si Satoshi Nakamoto aurait pu breveter le Bitcoin et si un tel brevet aurait survécu à une contestation d'éligibilité.

Mais indépendamment de l'existence ou non d'un brevet Bitcoin viable, l'article de Nakamoto de 2008 décrivant le système Bitcoin et le réseau Bitcoin en fonctionnement depuis 2009 peuvent être qualifiés d'« art antérieur » contre toute nouvelle tentative de breveter un système de blockchain.

Le futur détenteur d’un brevet blockchain doit faire face à quelques obstacles juridiques et pratiques.

ALICE au pays des merveilles

La décision «ALICE» de la Cour suprême porte sur les catégories statutaires de matières potentiellement éligibles au brevet énoncées dans le 35 USC §101 :

« [T]out procédé, machine, fabrication ou composition de matière nouveau et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de ceux-ci. » – ALICE Corporation c. CLS Bank International (2014).

ALICE , véritable rabat-joie des brevets, souligne qu'il existe depuis longtemps des exceptions à ces grandes catégories. Les « idées abstraites », en particulier, ne sont pas brevetables. Et, selon ALICE, au pays des merveilles des brevets, il existe des exceptions aux exceptions.

Nous allons vous expliquer.

Premièrement, quand une idée est-elle si « abstraite » qu'elle constitue une « idée abstraite » non brevetable ? La Cour suprême n'est pas tout à fait claire dans l'affaire ALICE, mais elle est convaincue que les « pratiques économiques fondamentales » sont des idées abstraites. La Cour a spécifiquement déterminé qu'une méthode revendiquée pour atténuer le « risque de règlement » était une idée abstraite.

Deuxièmement, la Cour suprême a adapté l’analyse en deux étapes qu’elle avait conçue pour les brevets des sciences de la vie dans l’affaire Mayo Collaboration Services vs Prometheus Laboratories (2012) pour l’appliquer aux brevets de Technologies financière.

La première étape de l'analyse Mayo consistait à analyser la revendication de brevet dans son ensemble afin de déterminer si une idée abstraite (l'exception à l'éligibilité au brevet) était revendiquée. Si tel était le cas, la deuxième étape consistait à déterminer si la revendication de brevet contenait des éléments supplémentaires pour mettre en œuvre l'idée abstraite, qui allaient « considérablement plus loin » que l'idée abstraite elle-même (l'exception à l'exception).

Si tel est le cas, les revendications du brevet portent sur un objet brevetable. Dans le cas contraire, elles portent sur une idée abstraite non brevetable.

Déterminer ce qui constitue un « significativement plus » peut paraître quelque BIT subjectif. Les tribunaux ont averti que l'ajout d'activités bien connues, d'activités courantes et conventionnelles, ou d'activités extra-solutions insignifiantes, ne permettait pas de remplir cette condition. Lier une méthode revendiquée à un domaine d'utilisation particulier ne constitue pas non plus un « significativement plus ». Ces définitions circulaires ne constituent toutefois pas une orientation particulièrement utile.

Qu'est-ce qui a été considéré comme « significativement supérieur » ? Une amélioration dans une autre Technologies ou un autre domaine technique, une amélioration apportée à un ordinateur lui-même, l'ajout d'une limitation non courante ou conventionnelle, le lien entre l'utilisation et un environnement technologique particulier (autre qu'un réseau informatique) et l'application de la méthode à une machine particulière (autre qu'un ordinateur à usage général) ont généralement été jugés comme étant « significativement supérieurs » suffisants pour être brevetables.

En appliquant la méthode Mayo aux inventions Technologies , ALICE a fait sensation à l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Les examinateurs de l'USPTO devaient déterminer quelles inventions constituaient des exceptions et quelles inventions constituaient des exceptions aux exceptions. Ces distinctions se sont avérées difficiles à tracer.

La décision a également eu un impact immédiat sur tous les litiges en matière de brevets, car ALICE a un effet rétroactif.

Par exemple, même si Nakamoto aurait pu déposer sa demande de brevet en 2007 et la faire examiner selon le droit antérieur à l'arrêt Alice, toute contestation de la validité de ce brevet serait aujourd'hui examinée selon le ALICE. Le Circuit fédéral, la cour d'appel compétente en matière de brevets, a rendu plusieurs décisions pour aider les tribunaux de district à comprendre et à appliquer ALICE.

Demandez simplement à ALICE

Quel est l'impact ALICE sur les inventions blockchain ? En bref, elles commencent à prendre de l'avance.

En appliquant ALICE aux inventions FinTech, le Circuit fédéral a jugé que les méthodes de couverture des risques, de création d’une relation contractuelle, d’utilisation de la publicité comme monnaie et de traitement de l’information dans une chambre de compensation sont toutes des « idées abstraites ».

Dans aucun de ces cas, les revendications du brevet n’énonçaient quelque chose de suffisamment « significativement plus » pour être qualifiées d’exception à l’exception.

Au vu de ces décisions, il était compréhensible que le Circuit fédéral classe toute méthode permettant d’effectuer une transaction financière traditionnelle effectuée sur un ordinateur (ou sur Internet) comme une idée abstraite non brevetable.

Même si les perspectives de brevetage des technologies financières peuvent paraître sombres, la portée des exceptions à l’exception s’est élargie et offre une ouverture pour le brevetage des inventions liées à la blockchain.

Gardez la mayonnaise

Le premier obstacle à la brevetabilité d'une invention blockchain est la préparation d'une demande de brevet qui sera acceptée par l'Office des brevets post-Alice.

Pour convaincre un examinateur de l'USPTO que l'invention n'est pas une « idée abstraite » non brevetable, il est très utile que la demande encadre soigneusement l'invention en termes concrets.

À titre d'exemple, prenons l'hypothèse d'une demande de brevet Nakamoto hypothétique pour le Bitcoin. Selon les techniques traditionnelles de rédaction de brevets, l'invention pourrait être décrite comme « concernant une méthode de paiement entre particuliers utilisant de la monnaie électronique ». Cependant, selon ALICE, un paiement électronique entre particuliers est susceptible d'être considéré comme une « pratique économique fondamentale » et, par conséquent, comme une idée abstraite non brevetable.

Toutefois, si l'invention est décrite comme « visant une structure de données de registre améliorée (la blockchain) destinée à être utilisée dans un mode de paiement électronique », elle constitue sans doute une amélioration de la Technologies informatique et ne doit pas être considérée comme une simple idée abstraite. (Bien entendu, la demande de brevet doit également décrire et revendiquer correctement cette structure de données de registre améliorée).

Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu’une structure de données de registre améliorée sous la forme d’une blockchain soit suffisante sous Mayo pour fournir quelque chose de « significativement plus » ?

Il se trouve que la Cour d'appel fédérale a jugé qu'une revendication relative à une structure de données améliorée, en particulier une feuille de calcul autoréférentielle, était brevetable. En fait, la Cour a déterminé que la structure de données améliorée était brevetable au titre de la première étape de l'arrêt Mayo, car elle n'était pas une idée abstraite (Enfish c. Microsoft, mai 2016).

Depuis l’affaire Enfish, le Circuit fédéral a continué prudemment à élargir les exceptions à l’exception.

À la mi-2016, dans l'affaire Bascom Global Internet Services contre AT&T Mobility, le circuit fédéral a clarifié l'éligibilité au brevet de nouvelles combinaisons d'anciens éléments.

Avant l'arrêt Bascom, on pensait que les combinaisons de fonctions connues étaient susceptibles d'être considérées comme des idées abstraites. La décision Bascom a mis fin à cette idée.

Le tribunal a jugé que :

L'analyse du concept inventif ne se limite pas à reconnaître que chaque élément de la revendication, pris isolément, était connu dans l'état de la technique. Comme c'est le cas ici, un concept inventif peut se trouver dans l'agencement non conventionnel et non générique d'éléments conventionnels connus.

De plus, le Circuit fédéral a reconnu que certaines tâches automatisées par ordinateur, exécutées par un ordinateur, utilisant un ensemble limité d'instructions logicielles nouvelles qui n'incluent pas toutes les manières d'exécuter la tâche, peuvent être admissibles à un brevet. Plus précisément, une « revendication [qui] utilise les règles limitées dans un processus spécifiquement conçu pour obtenir un résultat technologique amélioré dans une pratique industrielle conventionnelle » n'est pas une idée abstraite (MCRO c. Bandai, septembre 2016).

Et, par souci d’exhaustivité, si Nakamoto avait déposé une demande de brevet en soumettant une description plus traditionnelle de son invention Bitcoin , et que ses revendications avaient été rejetées comme étant un sujet inéligible au brevet, tout ne serait peut-être pas perdu.

Nakamoto pourrait encore trouver refuge dans la deuxième étape de l'analyse Mayo en démontrant que son invention était « bien plus » qu'une idée abstraite. Pour ce faire, la demande de brevet elle-même devrait décrire cet ajout technologique « bien plus ».

Éviter le terrier du lapin

Bien qu’il soit intéressant que Nakamoto ait pu breveter la blockchain, la question que beaucoup se posent est de savoir quelles inventions de blockchain restent brevetables au vu de son état de la technique ?

Sans entrer dans trop de détails, la méthode Nakamoto implique le hachage, le cryptage avec une clé publique et une clé privée, la résolution d'un problème de hachage de preuve de travail et le stockage des transactions prouvées dans une chaîne de blocs.

On peut soutenir que le document de Nakamoto et l’utilisation du réseau Bitcoin depuis 2009 font du hachage, du cryptage, de la résolution d’un problème de preuve de travail et du (block)chaining toutes des activités de routine qui ne peuvent pas constituer quelque chose de « significativement plus » sous Mayo.

Néanmoins, selon les récentes interprétations du Circuit fédéral dans les affaires Mayo et ALICE, les améliorations apportées aux structures de données de la blockchain, à la résolution des problèmes de preuve de travail et aux fonctions de cryptage et de hachage ont le potentiel de constituer des sujets éligibles au brevet.

Même de nouvelles configurations des fonctions connues décrites et mises en œuvre par Nakamoto pourraient être brevetables. De plus, il pourrait être possible de breveter des implémentations logicielles de la Technologies blockchain, conçues de manière très précise.

Avec la bonne approche, l’inventeur prudent de la blockchain devrait être en mesure d’éviter le terrier du lapin de « l’idée abstraite » et d’obtenir un nouveau brevet sur la blockchain.

ALICE au pays des merveillesimage via Shutterstock