Hermès vs. MetaBirkins: O caso NFT que pode ter grandes consequências artísticas e de marca registrada

NOVA YORK — Os limites da lei de arte e marca registrada foram testados na semana passada, no julgamento entre um token não fungível de 28 anos (NFT) do artista Mason Rothschild e da Hermès chega ao fim.

As tensões estão crescendo entre as duas entidades desde dezembro de 2021, quando Rothschild lançou sua coleção de 100 bolsas digitais peludas intituladaMetaBirkins– um nome que serve como uma referência à Hermèsbolsa Birkin com assinatura– na Art Basel em Miami. O projeto foi uma extensão de uma obra de arte NFT única chamada "Birkin bebê, que foi originalmente vendido em leilão em maio de 2021 por 5,5 ETH, ou cerca de US$ 23.500 na época.

Após o lançamento, Rothschild disse que sua nova série foi "inspirada pela aceleração das iniciativas 'sem peles' da moda e pela adoção de tecidos alternativos". Os NFTs da coleção tinham um preço inicial de 0,1 ETH, ou cerca de US$ 450 na época de seu lançamento.

A Hermès não gostou do projeto eenviou uma carta de cessação e desistênciapara Rothschild em 16 de dezembro de 2021. De acordo comReuters, a coleção faturou mais de US$ 1 milhão em vendas até janeiro de 2022 antes do OpenSea e, em breve, de outros mercados,retirou-o dos seus sites.

Hermès Internacionalentrou com uma ação de marca registradacontra ele em 14 de janeiro de 2022, alegando que Rothschild estava "roubando a boa vontade da famosa propriedade intelectual da Hermès para criar e vender sua própria linha de produtos", o que poderia criar confusão entre sua base de consumidores.

De acordo com uma mensagem postada por Rothschild no Twitter, ele chamou as alegações feitas pela Hermès de "infundadas" e disse que esperava estabelecer um precedente nos espaços de arte e NFT.

"Não estou criando ou vendendo bolsas Birkin falsas. Fiz obras de arte que retratam bolsas Birkin imaginárias cobertas de pele", ele escreveu. "O fato de eu vender a arte usando NFTs T muda o fato de que é arte."

Rothschild tentou reforçar seu caso referindo-se a uma carta enviada pelo gerente de marketing de produtos da Campbell Soup Company ao artista Andy Warhol em 1964, que elogiava seu icônico trabalho de pop art, apresentando uma lata de sopa de tomate Campbell's, entre outros, e lhe desejava sucesso.

Em março de 2021, Rothschild argumentou que seu trabalho era um comentário sobre a "crueldade animal inerente à fabricação de bolsas de couro ultracaras da Hermès" e era protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA. "Essas imagens, e os NFTs que as autenticam, não são bolsas; elas não carregam nada além de significado", escreveram seus advogados no processo.

Rothschild entrou com um pedido de arquivamento do caso em maio de 2022, embora um juiz federal em Nova York tenha negado o pedido em umapedido de uma página. Da mesma forma, a Hermèspressionado por um julgamento sumárioem outubro de 2022, o que o juiz também negou.

O terno oficialmentemovido a julgamentono Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 30 de janeiro de 2023.

Dentro da sala do tribunal

Após seis dias, o tribunal se reuniu na segunda-feira para os argumentos finais dos advogados da Hermès e dos Rothschild antes das deliberações do júri.

Oren Warshavsky, um advogado que representa a Hermès, descreveu as descobertas coletadas dos depoimentos da semana. Ele explicou que a Hermès estava "julgando dois casos diferentes", que incluíam confusão para os consumidores sobre quem emitiu os NFTs, bem como danos à marca Birkin por diluição.

“Os MetaBirkin NFTs e as Bolsas Birkin de Rothschild T são vendidos lado a lado", disse Warshavsky, explicando as similaridades entre Birkins físicas e MetaBirkin NFTs que podem enganar colecionadores de NFT. "Se você visse [os dois], saberia a diferença?"

"O mercado de NFT é imaturo e altamente especulativo, e a maioria das pessoas T sabe como ele funciona", acrescentou.

A defesa de Rothschild trouxe o Dr. David Neal, sócio-gerente e fundador da Catalyst Behavioral Sciences, para analisar uma pesquisa pré-julgamento conduzida pelo presidente do grupo de estratégia MMR, Dr. Bruce Isaacson, para testar a probabilidade de confusão sobre se as bolsas Birkin da Hermès e os NFTs MetaBirkin estavam relacionados.

Enquanto Isaacson descobriu que a porcentagem de probabilidade de confusão entre a população pesquisada era de 18,7%, Neal recodificou os dados e encontrou um número de 9,3%, sugerindo que mais pessoas estavam cientes da distinção entre bolsas Birkin e NFTs MetaBirkin do que relatado anteriormente.

Warshavsky também destacou que a diluição da marca Hermès decorre do uso do nome Birkin na própria coleção NFT. Ele afirmou que quanto mais pessoas usam um determinado nome de marca registrada, menos pessoas o associam à marca original. Usando a rede internacional de café Starbucks como exemplo, ele observou que se um empreendedor escolhesse fazer uma empresa de roupas esportivas chamada Starbucks, com o tempo o nome Starbucks teria menos valor como uma marca de café.

Outros depoimentos no caso apontaram para o fato de que o uso do nome Birkin por Rothschild o ajudou a adquirir valor para sua coleção. Warshavsky fez referência ao depoimento de sexta-feira do professor da Harvard Business School e pesquisador da empresa de investimentos a16z Scott Kominers, quando ele disse que a coleção MetaBirkin NFT arrecadou grandes lucros antes de ser cunhada devido ao uso do nome Birkin.

“MetaBirkins foram vendidos pelo valor que foram por causa do nome Birkin", disse Warshavsky. "As pessoas gastaram esse dinheiro por causa do nome MetaBirkin, independentemente de qual NFT estavam recebendo.”

Espera-se que o júri chegue a um veredito até esta semana.

O que está em jogo?

O julgamento atraiu a atenção de espectadores dos setores de Cripto, arte e direito porque o caso reúne questões relacionadas a marcas registradas, NFTs e direitos da Primeira Emenda.

"Este caso é um dos primeiros e, sem dúvida, um dos mais importantes processos judiciais a se concentrar em marcas registradas e NFTs e se os direitos de marca registrada se estendem à esfera digital", Gai Sher, consultor sênior da Greenspoon Marder LLP, disse à CoinDesk. "Este caso pode muito bem estabelecer um precedente legal não apenas para marcas registradas no contexto de NFTs, mas para todos os ativos digitais, pois eles se relacionam com uso justo e liberdade de expressão."

Na semana passada, Rothschild argumentou que seus NFTs eram "parte de um experimento" para mostrar o que define valor no espaço de luxo. "É a imagem ou o produto real?"ele disse ao júri de nove pessoas.

"Uma das questões mais importantes neste caso até agora tem sido como o tribunal analisará as alegações de violação de marca registrada em conexão com NFTs - o tribunal analisará o caso no contexto de confusão do consumidor, da forma como a Hermes buscou, ou este é um caso sobre expressão artística?" Sher disse.

Sher diz que um ponto crucial no caso ocorreu em maio de 2022, quando o tribunal distrital disse que analisaria o caso com oRogers contra Grimaldistandard – um processo crucial de marca registrada de 1988 entre a atriz Ginger Rogers e o produtor de cinema Alberto Grimaldi – que examina o equilíbrio entre expressão artística e violação de marca registrada.

"O Teste Rogers afirma que um artista pode usar uma marca registrada em conexão com um trabalho expressivo se a marca registrada for artisticamente relevante para o produto e T enganar explicitamente os consumidores quanto ao patrocínio, endosso ou outra conexão com a marca", disse ela. "A Hermes argumenta que, embora as bolsas NFT da Rothchild T tenham utilidade no mundo real, muitas marcas de luxo estão entrando no espaço digital e criando ativos digitais próprios, o que cria confusão no consumidor."

Ela acrescentou que o caso também LOOKS se os NFTs de Rothschild não têm nenhuma utilidade adicional e não são dispositivos vestíveis virtuais para espaços do metaverso, que seriam considerados "produtos não-fala, comerciais e possivelmente funcionais que agora estão em formato virtual".

"A crescente inovação em torno de produtos virtuais em conexão com tecnologias de metaverso exigirá uma análise mais aprofundada que os tribunais ainda não abordaram", ela acrescentou. "Será interessante ver como os tribunais analisarão as alegações de violação de marca registrada no contexto de NFTs funcionais virtuais e como isso, por sua vez, afetará as decisões das marcas de lançar NFTs funcionais no espaço virtual."