Hermès contre MetaBirkins : l'affaire NFT qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les marques et l'art

NEW YORK — Les limites de l'art et du droit des marques ont été testées la semaine dernière lors du procès entre un jeton non fongible vieux de 28 ans (NFT) l'artiste Mason Rothschild et Hermès touche à sa fin.

Les tensions couvent entre les deux entités depuis décembre 2021, lorsque Rothschild a sorti sa collection de 100 sacs à main numériques en fourrure intituléeMétaBirkins– un nom qui fait référence à Hermèssac à main Birkin signature– à Art Basel à Miami. Ce projet était une extension d'une œuvre NFT unique intitulée «Bébé Birkin, "qui a été initialement vendu aux enchères en mai 2021 pour 5,5 ETH, ou environ 23 500 $ à l'époque.

Lors de sa sortie, Rothschild a déclaré que sa nouvelle série était « inspirée par l'accélération des initiatives « sans fourrure » ​​dans la mode et l'adoption de textiles alternatifs ». Les NFT de la collection avaient un prix de départ de 0,1 ETH, soit environ 450 $ au moment de sa sortie.

Hermès n'était pas satisfait du projet etenvoyé une lettre de cessation et d'abstentionà Rothschild le 16 décembre 2021. SelonReuters, la collection a réalisé plus d'un million de dollars de ventes en janvier 2022 avant OpenSea, et bientôt d'autres places de marché,l'ont supprimé de leurs sites.

Hermès Internationala déposé une plainte en matière de marquecontre lui le 14 janvier 2022, affirmant que Rothschild « volait la clientèle de la célèbre propriété intellectuelle d'Hermès pour créer et vendre sa propre gamme de produits », ce qui pourrait créer de la confusion parmi sa base de consommateurs.

Selon un message publié par Rothschild sur Twitter, il a qualifié les affirmations d'Hermès de « sans fondement » et a déclaré qu'il espérait créer un précédent dans les domaines de l'art et des NFT.

« Je ne crée ni ne vends de faux sacs Birkin. J'ai créé des œuvres représentant des sacs Birkin imaginaires recouverts de fourrure », a-t-il écrit. « Le fait que je vende ces œuvres via des NFT ne change T au fait qu'il s'agit d'œuvres d'art. »

Rothschild a cherché à étayer sa thèse en faisant référence à une lettre envoyée par le directeur du marketing produit de la Campbell Soup Company à l'artiste Andy Warhol en 1964, qui faisait l'éloge de son œuvre pop-art emblématique mettant en scène une boîte de soupe à la tomate Campbell, entre autres, et lui souhaitait du succès.

En mars 2021, Rothschild a fait valoir que son œuvre était un commentaire sur la « cruauté envers les animaux inhérente à la fabrication par Hermès de ses sacs à main en cuir ultra-chers » et qu'elle était protégée par le Premier Amendement de la Constitution américaine. « Ces images, et les NFT qui les authentifient, ne sont pas des sacs à main ; elles ne sont porteuses que de sens », ont écrit ses avocats dans le dossier.

Rothschild a déposé une demande de rejet de l'affaire en mai 2022, bien qu'un juge fédéral de New York ait rejeté la requête dans uncommande d'une page. De même, Hermèsa fait pression pour un jugement sommaireen octobre 2022, ce que le juge a également nié.

Le costume officiellementdéplacé au procèsau tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York le 30 janvier 2023.

À l'intérieur de la salle d'audience

Après six jours, la salle d'audience s'est réunie lundi pour les plaidoiries finales des avocats d'Hermès et de Rothschild avant les délibérations du jury.

Oren Warshavsky, avocat représentant Hermès, a présenté les conclusions tirées des témoignages de la semaine. Il a expliqué qu'Hermès « traitait deux affaires distinctes », notamment la confusion pour les consommateurs quant à l'émetteur des NFT et les dommages causés à la marque Birkin par dilution.

« Les NFT MetaBirkin de Rothschild et les sacs Birkin ne sont T vendus côte à côte », a déclaré Warshavsky, expliquant les similitudes entre les Birkins physiques et les NFT MetaBirkin qui pourraient induire en erreur les collectionneurs de NFT. « Si vous les voyiez tous les deux, reconnaîtriez-vous la différence ? »

« Le marché des NFT est immature et hautement spéculatif, et la plupart des gens ne savent T comment il fonctionne », a-t-il ajouté.

La défense de Rothschild a fait appel au Dr David Neal, associé directeur et fondateur de Catalyst Behavioral Sciences, pour analyser une enquête préalable au procès menée par le président du groupe de stratégie MMR, le Dr Bruce Isaacson, afin de tester la probabilité de confusion quant à savoir si les sacs Birkin d'Hermès et les NFT MetaBirkin étaient liés.

Alors qu'Isaacson a constaté que le pourcentage de confusion probable parmi la population interrogée était de 18,7 %, Neal a recodé les données et a trouvé un chiffre de 9,3 %, suggérant que davantage de personnes étaient conscientes de la distinction entre les sacs Birkin et les NFT MetaBirkin que ce qui avait été rapporté précédemment.

Warshavsky a également souligné que la dilution de la marque Hermès résulte de l'utilisation du nom Birkin dans la collection NFT elle-même. Il a affirmé que plus un nom de marque est utilisé, moins il est associé à la marque originale. Prenant l'exemple de la chaîne internationale de cafés Starbucks, il a souligné que si un entrepreneur choisissait de créer une entreprise de vêtements de sport sous le nom de Starbucks, le nom Starbucks perdrait progressivement de sa valeur en tant que marque de café.

D'autres témoignages dans cette affaire ont souligné que l'utilisation par Rothschild du nom de marque Birkin lui avait permis d'accroître la valeur de sa collection. Warshavsky a fait référence au témoignage de Scott Kominers, professeur à la Harvard Business School et chercheur de la société d'investissement a16z, vendredi, lorsqu'il a déclaré que la collection NFT MetaBirkin avait généré des profits importants avant sa création grâce à l'utilisation du nom Birkin.

« Les MetaBirkin se sont vendus à ce point grâce au nom Birkin », a déclaré Warshavsky. « Les gens ont dépensé autant d'argent grâce au nom MetaBirkin, quel que soit le NFT qu'ils obtenaient. »

Le jury devrait rendre son verdict d’ici cette semaine.

Quels sont les enjeux ?

Le procès a attiré l'attention des spectateurs des domaines de la Crypto, de l'art et du droit, car l'affaire relie des questions concernant les marques, les NFT et les droits du premier amendement.

« Cette affaire est ONEune des premières et sans doute l'une des plus importantes à se concentrer sur les marques et les NFT et sur la question de savoir si les droits de marque s'étendent à la sphère numérique. » Gai Sher, avocat principal chez Greenspoon Marder LLP, a déclaré à CoinDesk: « Cette affaire pourrait bien créer un précédent juridique non seulement pour les marques déposées dans le contexte des NFT, mais aussi pour tous les actifs numériques en lien avec l'usage équitable et la liberté d'expression. »

La semaine dernière, Rothschild a affirmé que ses NFT faisaient partie d'une expérience visant à mettre en lumière ce qui définit la valeur dans le secteur du luxe. « Est-ce l'image ou le produit lui-même ? »il a dit au jury de neuf personnes.

«ONEune des questions les plus importantes dans cette affaire jusqu'à présent a été de savoir comment le tribunal analysera les réclamations pour violation de marque en rapport avec les NFT – le tribunal analysera-t-il l'affaire dans le contexte de la confusion du consommateur, comme l'a recherché Hermes, ou s'agit-il d'une affaire d'expression artistique ? » a déclaré Sher.

Sher affirme qu'un tournant dans l'affaire s'est produit en mai 2022, lorsque le tribunal de district a déclaré qu'il analyserait l'affaire avec leRogers c. GrimaldiStandard – un procès crucial de 1988 entre l'actrice Ginger Rogers et le producteur de cinéma Alberto Grimaldi – qui examine l'équilibre entre l'expression artistique et la violation de marque.

« Le test Rogers stipule qu'un artiste peut utiliser une marque en lien avec une œuvre expressive si celle-ci est artistiquement pertinente pour le produit et n'induit T explicitement les consommateurs en erreur quant au parrainage, à la promotion ou à tout autre lien avec la marque », a-t-elle déclaré. « Hermès soutient que, bien que les sacs NFT de Rothchild n'aient T d'utilité concrète, de nombreuses marques de luxe investissent l'espace numérique et créent leurs propres actifs numériques, ce qui sème la confusion chez les consommateurs. »

Elle a ajouté que l'affaire LOOKS également si les NFT de Rothschild n'ont pas d'utilité supplémentaire et ne sont pas des objets portables virtuels pour les espaces métavers, qui seraient considérés comme des « produits non vocaux, commerciaux et sans doute fonctionnels qui se trouvent actuellement sous forme virtuelle ».

« L'innovation croissante autour des produits virtuels liée aux technologies du métavers nécessitera une analyse plus approfondie que les tribunaux n'ont pas encore abordée », a-t-elle ajouté. « Il sera intéressant de voir comment les tribunaux analyseront les plaintes pour contrefaçon de marque dans le contexte des NFT fonctionnels virtuels et comment cela influencera les décisions des marques de lancer des NFT fonctionnels dans l'espace virtuel. »